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第5回 クレームで限定された「Portions」の文言解釈
Rexnord Corp. v. Laitram Corp.事件
[本件のポイント]
クレームの解釈において、クレームの文言には、当業者が通常使用する最大限可能な（Full range）範囲の意味が与えられる。しかし、審査経過、明細書の記載からどちらかに限定される場合、その限りではない（本件の場合、当業者が通常使用する最大限可能な（Full range）範囲の意味が与えられるタ結果、クレーム中の２つのPortionsは一体的な構成のそれぞれの部分を示しているもの、あるいは、別々に構成されるのをともに含むと解釈された）。
[背景]
本件は、RexnordがLaitramを特許侵害で地裁に訴えたもの。Rexnordの特許クレームに記載される「Link Module Portion」と「Cantilevered Portion」が、一体的な構成のそれぞれの部分を示しているものか、あるいは別々に構成されるのを含むかが争われた。尚、地裁は、審査時における審査官のコメントからクレームに記載されるこれらの２つのPortionsが別々に構成されるものに限定解釈されるとし、被告の製品はLink Module PortionとCantilevered Portionに相当する構成が一体的に構成れていたため、被告製品は問題特許を侵害しないと判断した。そのため、あるRexnordが地裁の決定を不服としてCAFCに控訴した。
[CAFCの判断]
まず、CAFCはPortionsという表現は、最も広い意味で解釈した場合、２通りの解釈（別体、および、一体的構成）ができると指摘。そして、クレームの文言解釈が争われた場合（本件では２つ以上の意味をもつ場合）に、いかにその文言を解釈するかの（すでに確立されている）ルールを示した（１．当業者が通常使う最も広い意味、２．クレームの文言と明細書、図面（特にPreferred Embodiment。また、他のクレームとの比較を含む）の整合性、３．審査経過（File History）の考慮））。
CAFCは、そのルールに従うと、地裁が審査官のコメントに基づいて別体に限定解釈した点には誤りがあると判断した。具体的には、CAFCは特許明細書の中のPreferred
Embodimentを参照し、２つのPortionsが一体的構成のものであるという点を示していないと指摘したが、これが決定的な証拠ではないとし、さらに、CAFCはSummary
of inventionを参照し、そこに記載される３つのEmbodiment中、２つのEmbodimentでは、別体であることを示す表現、Attachment、Mountable、Second
Piece、Securableといった表現を使用していないと指摘した。
さらにCAFCは、明細書には、本件発明がいくつの形態で具現化されると説明しているとし、また、本件特許クレームでは、他の部分と一体的構成であることを明確に示しており、別体に限定していないと判断した。クレームに記載される２つのPortionsは、一体的構成のものと別々に構成されたものを含むと解釈されると判断した。
このように、以上の明細書等の記載から、CAFCは２つのPortionsは一体構成のものも別体のものも含むと解釈されると判断し、地裁の決定を棄却した。
[筆者コメント]
本件では、今まで確立されてきたルールを再確認し、そのルールを本件に当てはめて文言解釈をしたに過ぎないが、特許明細書を作成する者にとって、非常に意味のある教訓を与えてくれたといえよう。
本件のようなクレームの文言解釈での争いは、明細書に実施例を明確に記載していなかったために起こる場合が多々ある。とはいっても、明細書作成時点で将来、どのような点で争いとなるかを予測するのは非常に難しい。しかしながら、明細書を作成する段階でできるだけ、将来のことを想定して明細書を記載することが大切である。
例えば、今回のように、あるエレメントが一体的であるのか別体であるのか、あるいは、あるエレメントが複数であるのか単数であるのか、複数でも単数でもよいのか、などを常に頭に置きながら明細書を作成することが必要となってこよう。
今泉 俊克（いまいずみ としかつ）
米国特許弁護士。1962年、東京都出身。1985年中央大学理工学部電気工学科卒業後、1985年-1995年（株）リコー法務本部勤務。1995年-1998年駐在員としてRicoh
Corporationに勤務。（ワシントンDC駐在) 1997年米国Patent Agent Exam合格（Limited
Recognition）。2001年 Franklin Pierce Law Center卒業（Juris Doctor取得）。現在、Rader,
Fishman & Grauer PLLC (ワシントンDC）で、主に特許出願手続き、意匠出願手続き、特定分野の判例の調査、法案の調査、判例に基づく米国出願用英文明細書の作成を行っている。2003年2月ワシントンDCの司法試験に合格。趣味：カニ釣り、下手なゴルフti@raderfishman.com
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